2025-03-07 14:15:45
近日，深圳知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心（以下簡(jiǎn)稱“深圳保護(hù)中心”）監(jiān)測(cè)到一起涉嫌違規(guī)代理美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)事件。
2025年2月24日，美國(guó)專利商標(biāo)局(以下簡(jiǎn)稱“USPTO”)在其官網(wǎng)發(fā)出了一份補(bǔ)充責(zé)令說(shuō)明原因令及美國(guó)專利商標(biāo)局?jǐn)M重新考慮其注冊(cè)決定的通知文件（SUPPLEMENTAL ORDER TO SHOW CAUSE AND NOTICE THAT THE USPTO PROPOSESTO RECONSIDER ITS REGISTRATION DECISIONS），指控了深圳市賣家成長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（Shenzhen Seller Growth Network Tech. Co., Ltd.）及兩家關(guān)聯(lián)公司（1、Shenzhen Qianhai Bishengdao ；2、Shenzhen Qianhai Be-Victory Network Tech. Co., Ltd.）[ 兩家公司英文名實(shí)際為同一主體的不同英文翻譯，現(xiàn)已更名為辰海云（深圳）科技有限公司]（以下簡(jiǎn)稱“涉事機(jī)構(gòu)”）通過(guò)偽造簽名、提供虛假律師信息等不正當(dāng)手段規(guī)避正當(dāng)審查程序，違反美國(guó)商標(biāo)法。
一、事件基本情況
USPTO通過(guò)補(bǔ)充責(zé)令說(shuō)明原因令告知涉事機(jī)構(gòu)及擁有涉事商標(biāo)的企業(yè)，在針對(duì)該涉事機(jī)構(gòu)的行政制裁程序中，計(jì)劃撤銷相關(guān)商標(biāo)的注冊(cè)狀態(tài)。本次涉事商標(biāo)的申請(qǐng)日橫跨2010年-2023年期間，涉及商標(biāo)數(shù)量41741件。同時(shí)，本次補(bǔ)充責(zé)令說(shuō)明原因令設(shè)定了最后期限（2025年3月26日），要求相關(guān)主體就初步制裁給予書(shū)面證據(jù)和答復(fù)，否則可能會(huì)面臨撤銷程序，涉事商標(biāo)清單詳見(jiàn)附件。
二、應(yīng)對(duì)策略
涉事企業(yè)可以根據(jù)附件進(jìn)行排查，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取措施，以免影響正常經(jīng)營(yíng)和商標(biāo)布局，可以重新委托合格的代理機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，但須嚴(yán)格合規(guī)，避免提供不真實(shí)的信息?？梢詫?duì)商標(biāo)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)，如果重新提交的商標(biāo)申請(qǐng)與涉事商標(biāo)一致的，USPTO對(duì)此類申請(qǐng)可能會(huì)提高審核標(biāo)準(zhǔn)、延長(zhǎng)審核周期。
此外，涉事企業(yè)可以參照深圳保護(hù)中心此前發(fā)布的《美國(guó)商標(biāo)異議和撤銷制度》《亞馬遜美國(guó)站商標(biāo)注冊(cè)指引》《跨境電商知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)指南》等研究報(bào)告和實(shí)務(wù)指引，以獲取更多關(guān)于商標(biāo)注冊(cè)和保護(hù)的指導(dǎo)信息。
三、在美商標(biāo)申請(qǐng)的建議
美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)與中國(guó)存在一定差異，商標(biāo)申請(qǐng)人在申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：
一是謹(jǐn)慎甄選代理機(jī)構(gòu)，建議企業(yè)委托正規(guī)專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行海外商標(biāo)申請(qǐng)，或直接委托美國(guó)律師進(jìn)行遞交，無(wú)論直接委托或間接委托，都可通過(guò)美國(guó)官方網(wǎng)站檢索查詢，核實(shí)美國(guó)代理律師的真實(shí)身份，防止注冊(cè)不合規(guī)導(dǎo)致美國(guó)商標(biāo)被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的費(fèi)用一般包括官費(fèi)、美國(guó)律師費(fèi)及機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)，企業(yè)切忌因?yàn)榈蛢r(jià)而盲目選擇代理機(jī)構(gòu)。
二是合理選擇申請(qǐng)種類，美國(guó)商標(biāo)分類較中國(guó)更為細(xì)致，申請(qǐng)人應(yīng)審慎選擇商品和服務(wù)類別。在注冊(cè)過(guò)程和后期維護(hù)中，均涉及使用證據(jù)的提交，如果企業(yè)前期選擇的類別過(guò)多，未能在期限內(nèi)提供使用證據(jù)，相關(guān)類別的商標(biāo)將會(huì)面臨被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)，由此產(chǎn)生不必要的布局成本。因此企業(yè)應(yīng)該依據(jù)自身業(yè)務(wù)開(kāi)展計(jì)劃合理選擇商標(biāo)申請(qǐng)的類別。
三是確保使用證據(jù)合規(guī)，根據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局的規(guī)定，在商標(biāo)授權(quán)后的5-6年以及10年續(xù)展之時(shí)，應(yīng)提交使用證據(jù)。建議企業(yè)保留所有產(chǎn)品的真實(shí)使用證據(jù)，并確保擬提交的商標(biāo)必須是實(shí)際使用或意向使用的商標(biāo)，不能基于省錢、求快等目的制造虛假的使用證據(jù)，否則將構(gòu)成虛假申請(qǐng)，增加商標(biāo)的駁回或撤銷風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)如若遇到上述相關(guān)問(wèn)題，建議了解并核實(shí)相關(guān)情況。若在此過(guò)程中需要進(jìn)一步的應(yīng)對(duì)指引或有任何疑問(wèn)，可隨時(shí)與深圳保護(hù)中心取得聯(lián)系。
深圳知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心
2025年2月28日
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年2月24日，美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）發(fā)布一份長(zhǎng)達(dá)531頁(yè)的“補(bǔ)充說(shuō)明理由令及美國(guó)專利商標(biāo)局?jǐn)M重新考慮其注冊(cè)決定的通知文件”引發(fā)關(guān)注，該命令涉及3家深圳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司。
命令顯示，由這3家深圳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)代理申請(qǐng)的商標(biāo)存在申請(qǐng)人和代理人的虛假陳述、偽造美國(guó)律師簽名、商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)谔峤磺拔从芍付ê炇鹑藢彶榈壬嫦舆`反相關(guān)管理法規(guī)的行為，其注冊(cè)的41825個(gè)美國(guó)商標(biāo)將面臨USPTO的重新審查和撤銷。
USPTO指出，美國(guó)專利商標(biāo)局初步認(rèn)定在2022年和2023年的 “原因顯示令 ”中涉及的商標(biāo)申請(qǐng)的申請(qǐng)人/注冊(cè)人和美國(guó)執(zhí)業(yè)律師在涉案商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)上的簽名是偽造的，申請(qǐng)書(shū)在提交前未經(jīng)簽名人審查。此外，被投訴人故意隱瞞其參與商標(biāo)程序的情況，向美國(guó)專利商標(biāo)局提供虛假信息，欺騙美國(guó)專利商標(biāo)局使其相信申請(qǐng)和其他提交材料是正當(dāng)?shù)摹?/p>
因此，美國(guó)專利商標(biāo)局將行使其固有權(quán)力，重新考慮其注冊(cè)決定，將涉及撤銷的商標(biāo)追加約4.2萬(wàn)個(gè)，并重新啟動(dòng)相關(guān)程序。
USPTO指出，如對(duì)美國(guó)專利商標(biāo)局重新考慮其上述注冊(cè)決定，或?qū)γ绹?guó)專利商標(biāo)局在重啟的程序中實(shí)施 “顯示原因命令”中建議的終止處罰有異議，須在美國(guó)東部時(shí)間2025年3月26日晚上11:59之前做出答復(fù)。
2021年6月，美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）就曾向中國(guó)深圳一知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司的代表人發(fā)出“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO認(rèn)為該深圳知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及其員工、代理人、關(guān)聯(lián)公司或管理人員未經(jīng)授權(quán)從事商標(biāo)事務(wù)，并且在其商標(biāo)代理中提供虛假第三方簽名。
